proprietà intellettuale

Il Servizio di ORIENTAMENTO IP ha natura informativa e riguarda, essenzialmente, le iniziative da intraprendere in vista della partecipazione alla mostra.

Info

Il servizio è gratuito per tutti i nostri espositori iscritti ed è dedicato alle modalità di tutela e alle strategie di difesa della proprietà industriale ed intellettuale.

Gli incontri si terranno presso gli uffici di HOMI MILANO attivi durante i giorni di manifestazione al piano ammezzato del Centro Servizi.

Qualora nello svolgimento del servizio lo Studio da noi incaricato dovesse trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, si asterrà dal fornire le informazioni richieste e indicherà all’Espositore che ne abbia interesse il nominativo di altro consulente in PI cui lo stesso potrà eventualmente rivolgere le proprie domande. In questa ultima ipotesi, la consulenza prestata dal professionista indicato, non potrà essere considerato Servizio e rimarrà escluso.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO

Potrai accedere al Servizio previa prenotazione, sarà necessario compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta ed inviarlo alla casella di posta orientamentoIP@fieramilano.it

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REGOLAMENTO

MODULO DI RICHIESTA



DOMANDE FREQUENTI (MARCHI • DIRITTO D’AUTORE/COPYRIGHT • BREVETTI/DESIGN)

Il marchio è il segno distintivo utilizzato dall’impresa allo scopo di contraddistinguere i propri prodotti e/o servizi da quelli dei concorrenti.

Sono registrabili come marchi tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente: un marchio può essere costituito da parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

In quasi tutti i paesi, come in Italia e nell’Unione Europea, un marchio è protetto per 10 anni a decorrere dalla data di deposito e può essere rinnovato, indefinitamente, per periodi di 10 anni.

Il costo per registrare un marchio varia in base a 2 fattori determinanti:
1) Per quali stati si vuole registrare il marchio
2) Il numero di classi merceologiche che si vogliono rivendicare con il marchio

In Italia, la registrazione di un marchio ha costi contenuti che, in base al numero di classi merceologiche prescelte, varia nell’ordine di poche centinaia di euro. In caso l’interesse verta sulla registrazione di un marchio in diversi paesi dell’UE, la scelta del marchio dell’Unione Europea è un’ottima e vantaggiosa soluzione, che garantisce una tutela nei 28 paesi membri e comporta costi decisamente inferiori alla somma delle singole registrazioni nazionali.

Nel caso, invece, si abbia la necessità di procedere con depositi strutturati in più paesi esteri extra UE, è possibile procedere tramite singoli depositi nazionali o una registrazione internazionale per i paesi che aderiscono alla Convenzione di Madrid, ma il costo per l’operazione può lievitare velocemente. Per tale motivo, può essere opportuno rivolgersi a società di consulenza specializzate in proprietà intellettuale per studiare una strategia di tutela del marchio che tenga in considerazione, oltre agli aspetti giuridici della protezione, anche le opportunità commerciali di sviluppo aziendale.

Poiché il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, al momento del deposito è necessario identificare i prodotti/servizi di interesse da rivendicare nella relativa domanda.
L’insieme dei prodotti e servizi è suddiviso in 45 classi secondo la “classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi in virtù dell’Accordo di Nizza” (la cosiddetta “classificazione di Nizza” giunta alla sua XI edizione).

L’individuazione delle classi è un’attività strategica fondamentale e il rischio di procede autonomamente alla registrazione di un marchio, senza avvalersi dell’assistenza di una società di consulenza, è quello di indicare classi che non coprono tutti i prodotti o servizi di interesse, che non tengono conto dei possibili sviluppi futuri del brand o che entrano in conflitto con classi affini rivendicate da marchi di terzi.

La registrazione di un marchio ha valore territoriale, limitato allo stato in cui viene effettuata la stessa.

E’ possibile procedere tramite registrazioni nazionali o sistemi di protezione sovranazionale, indichiamo di seguito i principali tipi di deposito:

deposito di un marchio nazionale, la domanda deve essere presentata direttamente all’Ufficio marchi e brevetti nazionale. Per l’Italia gli enti preposti sono l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma e le Camere di commercio;

deposito di un marchio dell’Unione europea, con un’unica domanda redatta su appositi moduli predisposti dall’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale si protegge il marchio in tutti e 28 i Paesi dell’Unione Europea;

deposito di un marchio internazionale, la sua domanda può essere presentata, solo dopo il deposito del marchio base (nazionale o europeo), presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale) di Ginevra individuando i Paesi aderenti all’Accordo o al Protocollo di Madrid nei quali il richiedente è interessato a proteggere il marchio.

Prima di registrare un marchio è suggeribile effettuare un’indagine seria di anteriorità per accertare che il marchio sia “nuovo”, cioè che non esistano marchi uguali o simili già registrati.

Per una ricerca completa occorre verificare non solo la possibile esistenza di marchi identici a quello che si vuole utilizzare, ma anche di quelli simili da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale. Nell’effettuare tali valutazioni, occorre, inoltre, considerare l’aspetto dell’affinità tra i prodotti o servizi interessati, ossia la possibilità che, nell’opinione dei consumatori, essi possano essere attribuiti alla medesima impresa, anche se merceologicamente diversi tra di loro (come abbigliamento e profumi ecc.). Occorre inoltre considerare i marchi caratterizzati da notorietà, che godono infatti di una tutela allargata o ultra-merceologica e possono rappresentare un ostacolo per la registrazione di marchi rivendicanti prodotti o servizi non affini.

Diventa, pertanto, difficile svolgere tale complessa attività tramite la sola consultazione di banche dati a consultazione pubblica. Può essere preferibile rivolgersi ad uno Studio di consulenza che effettua una ricerca di anteriorità approfondita. Il costo di tali ricerche varia in base ai parametri ed all’estensione dell’indagine, come territorio e numero di classi.

In alcuni Paesi, tra cui l’Italia, la protezione di un marchio può essere ottenuta non solo attraverso la registrazione ma anche attraverso il suo costante uso (c.d. “marchi di fatto”).

La tutela dei marchi di fatto in Italia è notevolmente limitata rispetto a quella accordata ai marchi registrati ed è sostanzialmente legata alla notorietà del segno presso il pubblico di riferimento e direttamente proporzionale all’estensione territoriale di tale notorietà. La registrazione di un marchio, infatti, garantisce una protezione del marchio nell’intero territorio di riferimento della registrazione medesima, nonché una tutela più agevole (disponendo di un diritto certo, dimostrabile attraverso il certificato di registrazione), soprattutto in caso di conflitti legati all’effettiva titolarità del diritto di privativa.
Nel caso di marchi di fatto, all’occorrenza, sarà invece necessario dimostrarne l’esistenza, la validità e l’estensione, attraverso copiosa documentazione, il cui onere probatorio graverà sul titolare del marchio di fatto; inoltre, per poter agire sulla base di diritti non registrati, si dovrà dimostrare che essi sono già noti e non solo localmente poiché, in caso contrario, un terzo potrà validamente registrare un marchio uguale o simile per prodotti uguali o simili e al preutente verrà riconosciuto solo il diritto di continuare a utilizzare il segno nei limiti del pre-uso locale.

I vantaggi che si possono ottenere con la registrazione sono numerosi e molto importanti, fra questi:

• diritto all’uso esclusivo del proprio marchio registrato rafforzando la posizione nel mercato;

• diritto di impedire che terzi non autorizzati utilizzino un marchio confondibile;

• creare beni dell’impresa, dotati di proprio valore, che possono essere ceduti, concessi in licenza nonché oggetto di co-branding o diritti di garanzia;

• incrementare prestigio, valore e credibilità dell’azienda presso il consumatore.

La scelta di un marchio per contraddistinguere un prodotto o servizio va svolta con molta attenzione, e tenendo conto di alcune regole fondamentali. In particolare il marchio deve possedere i seguenti requisiti:

novità: il marchio deve essere diverso e non confondibile rispetto ai marchi già adottati da altri per prodotti dello stesso genere o di genere affine. La novità non è tuttavia da intendersi in senso assoluto, ma in relazione ai prodotti contraddistinti e all’ambito territoriale;

originalità: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quelli degli altri. Il marchio non deve essere particolarmente banale e contenere riferimenti palesi alla natura o alle caratteristiche del prodotto e alla sua destinazione;

liceità: il marchio non deve risultare in contrasto con la morale o l’ordine pubblico e comunque non deve trarre in inganno circa l’origine, la composizione, le proprietà e l’impiego del prodotto.

Non possono essere registrati come marchi, sostanzialmente:

• i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;

• i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

• i segni che rappresentano emblemi, stemmi internazionali, ecc.;

• i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore altrui, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

No, perché i diritti di utilizzo esclusivo sul marchio e la relativa tutela vengono conferiti con la registrazione, ma hanno effetto dalla data del deposito.

Si, il marchio è dotato di un proprio valore economico e sono numerosi i vantaggi economici derivanti dalla sua registrazione, ne segnaliamo solo alcuni:

• incremento del valore dell’impresa, essendo il marchio un bene immateriale;

• aumento delle quote di mercato attraverso strategie pubblicitarie e di marketing in grado di valorizzare l’immagine commerciale dell’impresa;

• sfruttamento del marchio in maniera esclusiva sul mercato, con la possibilità di stipulare contratti di licenza in cambio di un compenso, così creando una fonte addizionale di reddito all’impresa;

• consolidamento della posizione sul mercato e del potere contrattuale della propria società.

La legge italiana protegge – a determinate condizioni – l’uso esclusivo di marchi che godono di rinomanza anche per prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato (cd. tutela ultra-merceologica). Si tratta di marchi conosciuti non solo presso la cerchia dei consumatori di quei prodotti o servizi specifici, bensì dalla generalità dei consumatori.

Di conseguenza, tentare di utilizzare o registrare un marchio rinomato anche per prodotti o servizi per i quali quel marchio non è usato potrebbe porsi in violazione della legge ed esporre ad azioni del titolare del marchio noto.

L’utilizzo del simbolo di protezione ® (registered) non è obbligatorio e in Italia non ha alcun influsso sui diritti del titolare di un marchio. Questo simbolo può, tuttavia, essere utile per indicare a terzi che un marchio è registrato e prevenire così eventuali violazioni.
Chi, invece, utilizza il simbolo senza aver registrato un segno, si rende perseguibile. Una volta avvenuto il deposito, sarà possibile apporvi a fianco il simbolo ™ indicante che il marchio è stato depositato. Solo dopo che il marchio sarà invece effettivamente registrato, sarà possibile apporvi a fianco il segno ® .

La funzione del simbolo ® può essere utile soprattutto per i marchi di cui si teme la volgarizzazione, ovvero quel fenomeno che avviene quando il consumatore identifica il marchio con il nome commerciale del prodotto (ad esempio walkman).

La R cerchiata del marchio registrato deve essere apposta a fianco di un marchio che abbia già ottenuto la registrazione. Questo simbolo deve essere inserito solo sui prodotti che circolano nello stato nel quale il nome è stato registrato e non anche all’estero. Il TM è un simbolo che regolarmente viene posto a fianco di quei marchi per i quali è stata richiesta la registrazione ma che non l’hanno ancora ottenuta.

I simboli ® e ™ non vanno confusi con il simbolo © relativo invece all’esistenza di un diritto d’autore (copyright). Detto diritto, infatti, sorge in capo al titolare (autore) a prescindere da qualsiasi formalità di registrazione. E’ pertanto possibile apporre sul sito web o su ogni pagina di volantini e brochures la dicitura “© anno titolare – Tutti i diritti riservati/ All rights reserved”.

E’ possibile monitorare tempestivamente, tramite un servizio di sorveglianza, l’eventuale uso/registrazione di marchi in potenziale conflitto con il proprio, per intraprendere, all’occorrenza, iniziative di difesa del proprio. Il monitoraggio avviene tramite la consultazione periodica delle Banche dati marchi.

Se il deposito è stato rilevato mediante servizio di sorveglianza, probabilmente si è in tempo per procedere al deposito di un’opposizione. In molti territori è possibile, entro un termine di alcuni mesi, depositare opposizione bloccando, di fatto, l’iter di concessione. L’opposizione è una procedura amministrativa rapida ed economica che si risolve in uno scambio di osservazioni tra richiedente del marchio e opponente, lasciando all’Ufficio competente la decisione sull’interferenza tra i marchi.

Se il periodo di opposizione è già trascorso, è possibile intraprendere azioni giudiziarie contro il titolare.

In questo caso, previa raccolta di informazioni, bisogna procedere con azioni giudiziarie (urgenti e ordinarie) contro il contraffattore.

E’ necessario rivolgersi ad uno studio legale specializzato in materia.

La capacità distintiva di un marchio consente al consumatore di associare i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio a una determinata impresa. Non possono quindi costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare, quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono. Un marchio privo di capacità distintiva è pertanto affetto da nullità.

Sulla base dell’intensità della capacità distintiva, si distingue tra marchi “forti” e marchi “deboli”. I primi sono marchi di fantasia, slegati dalla logica concettuale che accorda il marchio al prodotto che si vuole contraddistinguere e differenziare. Al contrario, i marchi “deboli” si avvicinano alle denominazioni generiche o descrittive del prodotto o del servizio, pur non coincidendo pienamente con essi.

È garantita una tutela più ampia al marchio “forte”, difendibile in modo più efficace da fenomeni contraffattivi, e una tutela molto più ristretta ai marchi “deboli”, per i quali anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità tra i segni.

Sia la brochure, sia i contenuti del sito web, sia le foto, dovunque esse siano state copiate, sono oggetto di copyright e possono essere difese, a condizione che siano originali, dal titolare dei diritti d’autore sulle stesse.

Le opere protette dal diritto d’autore sono tutte quelle definibili come opere dell’ingegno di carattere creativo, e rientrano i racconti, poesie, libri, canzoni, disegni, fotografie, quadri, filmati, opere teatrali, sceneggiature, programmi per elaboratore, opere dell’architettura ecc.

Il “diritto d’autore” nasce con la creazione dell’opera da parte dell’autore stesso (es. un disegno, una foto, una brochure, un software). Quindi non è necessaria alcuna registrazione affinché il diritto sussista.

La registrazione di un copyright, di regola presso la SIAE, ha sostanzialmente il valore di costituire una prova dell’esistenza dell’opera ad una certa data e di attribuire una priorità a favore del registrante, così consentendo a quest’ultimo di documentare senza difficoltà l’esistenza dell’opera e datare la stessa in caso di contenzioso.

Il brevetto è un titolo con validità territoriale che conferisce al titolare il diritto di impedire a terzi di realizzare, vendere, importare ed esportare l’oggetto del brevetto. Il brevetto consente dunque di vietare a terzi l’utilizzazione a fini commerciali dell’invenzione protetta per un periodo massimo di 20 anni dal deposito. Una volta scaduta la protezione brevettuale, un’invenzione diventa di dominio pubblico e può essere utilizzata liberamente, fatte salve le norme sulla concorrenza.

In generale un’invenzione risolve in modo non ovvio un problema tecnico. Si può parlare di invenzione ogniqualvolta si propone un miglioramento non banale dello stato dell’arte di uno specifico settore ottenendo dei vantaggi che costituiscono un progresso tecnologico. Si è dunque di fronte ad un’invenzione ogniqualvolta si risolva in modo non ovvio un problema concreto.

Un requisito fondamentale per la sua brevettabilità è che l’invenzione sia industrialmente applicabile. Possono essere oggetto di un’invenzione prodotti (dispositivi, macchinari, materiali e sostanze chimiche etc.) o procedimenti (processi di produzione).

Per poter essere protetta con un brevetto un’invenzione deve soddisfare le seguenti condizioni:
novità: l’invenzione non deve appartenere allo stato della tecnica. Rientra nello stato della tecnica qualsiasi nozione accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima del deposito della domanda (p.es. pubblicazioni scritte e pubblicazioni online, ma anche presentazioni pubbliche o esposizioni). È considerato appartenente allo stato della tecnica, generalmente, anche tutto ciò che l’inventore rende noto in merito alla sua invenzione prima del deposito della domanda. Affinché l’invenzione soddisfi la condizione di novità è pertanto consigliabile tenerla segreta fino al deposito della domanda;
attività inventiva: l’invenzione non deve risultare evidente per un esperto del settore. In questo contesto, per “esperto del settore” si intende una figura assimilabile ad un tecnico medio del ramo. Se, incaricato di risolvere il problema alla base dell’invenzione, l’esperto giunge alla medesima soluzione dell’inventore, questa non è originale;
applicabilità industriale: l’invenzione deve avere un’applicazione industriale, essere realizzabile e ripetibile.

La domanda di brevetto a tutela dell’invenzione deve essere depositata prima che l’invenzione stessa venga mostrata al pubblico. Le divulgazioni ad opera dello stesso inventore costituiscono infatti azioni potenzialmente invalidanti della domanda di brevetto depositata successivamente.

Inoltre, se attendo a depositare la mia domanda di brevetto corro il rischio che qualcun altro arrivi alla medesima soluzione e brevetti, o divulghi al pubblico, prima di me, impedendomi di brevettare a mia volta. Non ultimo, a seguito del deposito di una domanda di brevetto l’ufficio preposto, che sia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio Brevetti Europeo, esegue una ricerca di anteriorità brevettuali esistenti sul medesimo argomento e fornisce un’opinione sulla brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto. Tale ricerca di anteriorità, e relativa opinione di brevettabilità, sono strategiche per valutare la probabilità di ottenere la concessione di un brevetto forte e quindi l’opportunità di estendere la domanda di brevetto anche in altri paesi esteri.

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, il brevetto non è un documento tecnico quanto piuttosto uno strumento legale. Per depositare un brevetto è pertanto preferibile, seppur non obbligatorio, rivolgersi a professionisti del settore che si occupino della predisposizione, della stesura e del deposito della domanda di brevettuale, così come per le successive fasi di esame. Infatti, il titolo viene concesso a seguito di un esame di merito e della pubblicazione della relativa domanda, volta a consentire a terzi che pretendano di vantare diritti anteriori di opporsi alla concessione della privativa (ove la procedura di opposizione è prevista).

Le ricerche brevettuali sono uno strumento molto utile sotto diversi aspetti, e per diverse finalità.

Il motivo generalmente più diffuso per cui si esegue una ricerca di anteriorità è perché si vuole brevettare una soluzione e si vuole sapere se la brevettazione è fattibile o se si stanno buttando via soldi.

Tuttavia, investimenti ben maggiori di quelli richiesti per il deposito e l’ottenimento di un brevetto vengono ogni giorno riversati dalle aziende in attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione, commercializzazione di un prodotto. E se a valle di tutti questi investimenti scoprissimo che il nostro prodotto, o il nostro processo, è brevettato da terzi? Sarebbe un danno economico enorme per la nostra azienda, che vedrebbe del tutto vanificati tutti i precedenti investimenti.

Per questo motivo è consigliabile condurre ricerche brevettuali all’avvio di un nuovo progetto per comprendere se la strada che stiamo per intraprendere sia effettivamente libera.

Conoscere eventuali diritti brevettuali di terzi quando il nostro progetto è ancora sulla carta, ci consente di modificare il progetto stesso qualora alcune delle strade che avevamo in mente risultassero bloccate dall’esistenza di brevetti altrui validamente concessi e in vita. Inoltre, molto spesso aziende più strutturate attivano servizi di sorveglianze brevettuali per conoscere i nuovi brevetti pubblicati dai principali concorrenti o, in generale, in un determinato settore tecnologico, al fine di trarre utili spunti per la propria ricerca.

I costi per richiedere tutela su una soluzione dotata dei requisiti di brevettabilità possono variare in base all’estensione territoriale ed al tipo di invenzione che si desidera proteggere: in ogni caso, si tratta di un budget molto spesso nettamente inferiore rispetto ai costi relativi a ricerca e sviluppo, produzione e commercializzazione dell’invenzione.

Rivolgendosi a professionisti esperti in materia di proprietà industriale è possibile valutare e scegliere le migliori strategie di tutela offerte dal sistema brevettuale al fine di contenere i costi senza rinunciare alla più idonea tutela.

Accanto al brevetto di invenzione esistono altri strumenti di tutela, quali ad esempio il modello o disegno registrato (modello di design) che tutela per l’appunto prodotti tridimensionali dell’industrial design o disegni bidimensionali.
Il modello di design può avere ad oggetto l’aspetto dell’intero prodotto o di un suo componente, che presenti carattere di novità, ovvero non sia stato oggetto di precedente divulgazione, e sia dotato di carattere individuale, ovverosia che differisca da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.

Il disegno o modello può avere una durata minima di cinque anni, rinnovabile sino a un massimo di 25 anni. Ha costi contenuti e, attraverso il design Comunitario, è possibile registrare modelli multipli e serie comprendenti sino a 100 modelli con la medesima domanda (ad esempio per prodotti che compongono una serie o una linea), ottenendo protezione in tutti i paesi dell’Unione Europea.
È possibile procedere alla registrazione anche entro i 12 mesi successivi alla prima divulgazione al pubblico del design, contrariamente a quanto avviene per i brevetti per i quali questo cosiddetto “anno di grazia” non esiste.

La protezione concessa ad un disegno o modello per il quale non si è provveduto a depositare domanda di registrazione è limitata a tre anni dalla data in cui è stato per la prima volta divulgato all’interno dell’Unione Europea, di cui si dovrà necessariamente fornire la prova.

In assenza di registrazione l’onere della prova è tuttavia a carico di chi invoca la tutela, così il disegno non registrato potrà essere fatto valere nei confronti di chi abbia copiato il prodotto a condizione di poter dimostrare che è venuto a conoscenza dell’esistenza di tale prodotto.

In generale per i disegni e modelli, ma in particolare per quelli non registrati, non bisogna inoltre sottovalutare il problema della paternità dell’opera: il diritto di registrare spetta all’autore del design, e pertanto il diritto sul disegno può essere fatto valere da un soggetto diverso dall’autore posto che questo si sia spogliato dei propri diritti a favore di detto soggetto.